China – een lastig land

In China kan het merkenregister een merk weigeren wegens het bestaan van oudere merken. Indien een geciteerde merk gedurende drie jaar niet is gebruikt, dan kan het verval van dit merk worden ingeroepen. Slaagt deze nietigheidsactie, dan kunnen deze bezwaren van tafel worden geveegd en kan het merk alsnog ingeschreven worden. In theorie wordt hiermee de weigering opgeheven en kan het merk alsnog worden ingescrheven.

De praktijk blijkt echter lastiger. De behandeling van de weigering wordt namelijk niet aangehouden tot de uitspraak in de nietigheidsprocedure. Daarom zal een merkhouder veelal beroep moeten aantekenen tegen de weigering om tijd te “kopen”, omdat zijn merkaanvraag anders definitief geweigerd wordt. Het kan ook verstandig zijn om (tevens) een nieuwe merkaanvraag in te dienen, in de hoop dat de nietigheidsactie tegen het eerder geciteerde merk zal slagen en deze geen bezwaar meer vormt voor de nieuwe merkaanvraag. Het risico bestaat namelijk dat een derde in de tussenliggende periode een ander, gelijkend of identiek merk heeft aangevraagd, waardoor ook de nieuwe aanvraag geweigerd kan worden. In China zijn veel kapers op de kust die bewust merkhouders uit de VS of de EU dwars willen zitten met de hoop er een slaatje uit te kunnen slaan; een reëel scenario dus.

Kortom, een complexe toestand, waarbij de kans op een succesvolle uitkomst moeilijk te voorspellen valt. Voorkomen is beter dan genezen dus registreer tijdig in China om vervelende toestanden te voorkomen. Zelfs indien het merk (nog) niet gebruikt wordt in China kan het verstandig zijn om het wel alvast te registreren in China!