Actueelartikel

Hof van Justitie EU – ONEL / OMEL

Het Europese Hof heeft op de valreep van 2012 nog een belangrijke uitspraak gedaan over normaal gebruik van een merk. Er is namelijk antwoord gegeven op de vraag of gebruik van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat van de EU voldoende is voor instandhouding van het merkrecht.

Normaal gebruik
Een merk moet na inschrijving na vijf jaar normaal gebruikt worden wil het merk haar rechtshandhavend karakter behouden en niet aan vervallenverklaring blootstaan. Een merk dat gedurende vijf jaar niet is gebruikt, kan vervallen worden verklaard en een dergelijk merk kan men niet in stelling brengen bij merkinbreuk of bij een oppositie. De ratio hierachter is dat er geen monopolie op een merknaam kan bestaan indien deze naam niet daadwerkelijk wordt gebruikt. Normaal gebruik laat zich kort gezegd kwalificeren als het vinden en/of behouden van een afzet voor de gemerkte waren/diensten middels extern gebruik. Een Gemeenschapsmerk is geldig in 27 EU landen en voorheen werd aangenomen dat gebruik van het merk in één lidstaat voldoende was en ‘normaal’ gebruik oplevert.

Gemeenschapsmerk ONEL
Het EU Hof heeft zich gebogen over de vraag of gebruik van het Gemeenschapsmerk ONEL in één van de 27-EU landen aangemerkt kan worden als ‘normaal gebruik’, waarmee de merkhouder het recht op het merk handhaaft.

Geoordeeld is dat er geen rekening gehouden moet worden met de landsgrenzen. Er dient louter gekeken te worden of het merk haar wezenlijke functie (waarborgen van herkomst) vervult en of het gebruik er op gericht is om een marktaandeel in de EU-gemeenschap te verkrijgen en/of te behouden.

Het Hof laat na om verdere invulling hieraan te geven wat betreft omvang van gebruik en het gebied waarin dit moet plaats vinden. Wel wordt duidelijk dat gebruik in slechts één land onvoldoende kan zijn om het merkrecht in stand te houden. Terwijl het Hof tevens meent dat, in uitzonderingsgevallen, gebruik in slechts één lidstaat, voldoende kan zijn. Het oordeel wordt overgelaten aan de nationale instanties en rechters die over de feiten en omstandigheden moeten oordelen en het wachten is op de eerste uitspraken hierover met in acht neming van dit oordeel.

Gevolgen voor EU merkhouders?
Het Gemeenschapsmerk blijft een belangrijk middel om een merk ineens te beschermen in de gehele EU. Voor merken die op grote schaal en/of in meerdere EU landen wordt gebruikt, is er niets aan de hand. Voor merken die op beperkte schaal of enkel in Nederland worden gebruikt, kan deze uitspraak wel van invloed zijn. Ten aanzien van deze merken kan, na vijf jaar, de discussie ontstaan of het merk wel normaal is gebruikt en of het wel rechtshandhavend kan worden ingezet dan wel vervallen moet worden verklaard.

Op zich geldt de gebruiksplicht pas na vijf jaar dus voordien is er geen vuiltje aan de lucht en bestaat er een merkrecht dat in alle 27 landen kan worden gehandhaafd. Daarnaast kan een EU merkregistratie altijd worden omgezet (conversie) naar een nationale registratie, in landen waarin het merk wel op normale wijze is gebruikt (Benelux), indien mocht blijken dat het Gemeenschapsmerk niet op normale wijze is gebruikt. Er blijven dus goede argumenten bestaan om een Gemeenschapsmerk aan te vragen, ook indien het merk op beperkte schaal wordt gebruikt. Ook moet nog blijken hoe de instanties en gerechten dit arrest gaan toepassen waardoor de soep weleens minder heet kan blijken te zijn.

Neemt niet weg dat nu beter gekeken moet worden of een merk zich leent voor een registratie in de EU of dat een registratie in de Benelux beter is. Een op beperkte schaal gebruikt Gemeenschapsmerk kan namelijk, na vijf jaar, niet in stelling worden gebracht bij een oppositie of bij merkinbreuk. Ook voor bestaande Gemeenschapsmerken, eventueel bij vernieuwing, moet goed beoordeeld worden of een nationale (Benelux) registratie, niet beter is. Eventueel naast een Gemeenschapsmerk.

Heeft u vragen over de gebruiksplicht dan wel de mogelijkheid van vervallenverklaring van uw merk neemt u dan gerust contact met ons op.

Trefwoorden: , , ,