Actueelartikel

Misbruik van merken in zoekmachines (update)

In hoeverre kan worden opgetreden tegen gebruik van een merk in de tekst van Google Adwords? De voorlopig laatste uitspraak van het Hof van Justitie aangaande Google Adwords betrof een geschil tussen Interflora en Marks & Spencer (M&S). Wederom heeft het Hof zich uitgelaten over verschillende aspecten van het gebruik – zonder toestemming – door een concurrent van aan een merk identieke tekens, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst. De toegevoegde waarde van deze uitspraak is dat het Hof de functies van een merk verduidelijkt en dat er nader wordt ingegaan de bescherming van het bekende merk in relatie tot Google Adwords.

De feiten
Interflora exploiteert een wereldwijd bloembezorgingsnetwerk, dat bestaat uit bloemisten bij wie klanten in persoon, telefonisch of via internet bestellingen kunnen plaatsen. Interflora is in het bezit van het merk INTERFLORA. M&S is één van de grootste detailhandelaren in het VK, die eenzelfde soort dienst verleent als Interflora. M&S heeft INTERFLORA als keyword geselecteerd en hieraan een advertentie gekoppeld.

Interflora was van mening dat M&S met dit gebruik – zonder haar toestemming- merkinbreuk pleegde en sleepte haar voor de Engelse rechter. Deze heeft op haar beurt het Europese Hof om verduidelijking van het recht gevraagd.

Standpunten van het Europese Hof
Het Hof roept in herinnering dat een merkhouder het gebruik van zijn merk door een derde alleen kan verbieden wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Over welke functies hebben we het dan eigenlijk?

Herkomstfunctie
In het kader van Google Adwords is er sprake van afbreuk aan de herkomstfunctie wanneer de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet of niet eenvoudig te weten komt of de waren of diensten uit de advertentie afkomstig zijn van de merkhouder (of een economisch met hem verbonden onderneming) of van een derde. De advertentie mag niet verwarrend en/of misleidend zijn.

Dit was niet nieuw gelet op eerdere uitspraken. Wel nieuw is dat er bij de beoordeling of er sprake is van afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk er rekening kan/mag worden gehouden met de algemene marktkennis van de normaal geïnformeerde internetgebruiker.

Reclamefunctie
Het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander als trefwoord in het kader van Adwords doet op zichzelf geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk. De merkhouder kan zijn merk immers nog steeds doeltreffend gebruiken.

Investeringsfunctie
Onderzoek door het Hof van deze functie van het merk in relatie tot het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander als trefwoord in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst is nieuw.

Er is sprake van aantasting van de investeringsfunctie wanneer het gebruik van het merk door een derde de merkhouder ‘ernstig’ hindert bij de verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden. In een situatie waarin het merk reeds een (grote) reputatie geniet, wordt afbreuk gedaan aan de investeringsfunctie, wanneer het gebruik deze reputatie aantast en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.

Als het gebruik door een concurrent er enkel toe leidt dat de merkhouder zijn inspanningen ter verwerving of het behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren, is er geen sprake van afbreuk aan de investeringsfunctie. Evenmin kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat dit gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen.

Inbreuk op bekende merken?
Volgens de EU merkenwetgeving kan de houder van een bekend merk optreden tegen een derde wanneer er sprake is van meeliften op en/of verwatering van zijn merk.

Het Hof benadrukt dat sprake is van verwatering wanneer het gebruik van die derde bijdraagt tot de verwording van soortnaam van het merk. Het selecteren van een bekend merk als keyword draagt hier overigens niet automatisch aan bij.

Er is sprake van meeliften, wanneer een derde het merk van een ander selecteert zonder hiervoor een ‘geldige reden’ te hebben. Het aanbieden van imitaties is per definitie verboden. Het wordt echter een ander verhaal wanneer de adverteerder slechts een alternatief voor de producten of diensten van de merkhouder aanbiedt. Mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk, kan er in dat geval wel sprake zijn van een ‘geldige reden’. In dat geval valt een dergelijk gebruik van het merk door de derde namelijk onder een gezonde en eerlijke mededinging.

Lees hier de gehele uitspraak van het HvJ EU (bron: http://curia.europa.eu) en hier ons vorige bericht over misbruik van merken en zoekmachnies.

Trefwoorden: , , ,